Nel contesto dei processi di automazione industriale, il brevetto per software rappresenta lo strumento per eccellenza nella protezione dell’innovazione tecnologica e per la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e sviluppo. Da recenti dati pubblicati dall’UIBM emerge che nel 2024 le domande di brevetto per invenzione industriale sono state 10.148 con un incremento pari al 7,4% rispetto al 2023.

Al trend positivo di crescita ha contribuito lo stanziamento di fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro nell’ambito della misura Brevetti+, finalizzata a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della competitività delle micro, piccole e medie imprese .​

La crescente digitalizzazione delle filiere produttive, l’integrazione di algoritmi intelligenti nei macchinari e l’adozione di soluzioni di telemedicina e dispositivi medici basati su software nel settore sanitario hanno determinato un’impennata nella richiesta di strumenti di tutela giuridica idonei a garantire l’esclusiva sull’invenzione informatica. In tale contesto, il brevetto si affianca ad altri strumenti di protezione, come il diritto d’autore, i segreti industriali e la tutela del know-how, offrendo al titolare un diritto di esclusiva avente efficacia temporale e territoriale definita.

Il brevetto per software trova fondamento, nel diritto interno, nel Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), e, sul piano sovranazionale, nella Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) e negli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, tra cui l’Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Tuttavia, nonostante il software possa in taluni casi essere brevettato, la sua protezione non è automatica né generalizzata: il diritto europeo, in particolare, esclude la brevettabilità del software “in quanto tale”, salvo che ricorrano specifici presupposti tecnici e funzionali, come sarà approfondito nei paragrafi successivi.

L’obiettivo del presente contributo è delineare, in chiave sistematica e aggiornata, le condizioni in presenza delle quali è possibile ottenere un brevetto per software, esaminando in particolare i requisiti di brevettabilità, la procedura di deposito nazionale ed europea, nonché le conseguenze giuridiche derivanti dalla concessione del titolo. Il tema si inserisce nel più ampio quadro della tutela del software, oggetto di un precedente approfondimento dedicato alle forme di protezione autoriale e contrattuale applicabili alle opere dell’ingegno di natura algoritmica.

Brevetto per software e disciplina normativa: riferimenti nazionali e internazionali

La possibilità di ottenere un brevetto per software è disciplinata da un insieme articolato di fonti normative di livello nazionale, europeo e internazionale, le quali, pur partendo da una comune esclusione di principio, ammettono eccezioni rilevanti che rendono la tutela brevettuale una strada percorribile in presenza di determinati presupposti.

In ambito nazionale, la fonte di riferimento è rappresentata dal Codice della Proprietà Industriale, approvato con D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il quale, all’articolo 45, definisce come oggetto del brevetto “le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”. L’articolo 45, comma 2, lettera b), esclude tuttavia i “i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, ed i programmi di elaboratore”, recependo la formulazione dell’articolo 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).

Il medesimo articolo 52 CBE, infatti, al paragrafo 2 elenca una serie di categorie escluse dalla brevettabilità, tra cui i programmi per elaboratore, i metodi per il fare affari, le scoperte scientifiche e le presentazioni di informazioni.

Tali esclusioni trovano però un limite applicativo nel paragrafo 3 del medesimo articolo, il quale chiarisce che dette esclusioni operano solo nella misura in cui le domande di brevetto riguardano tali oggetti o attività in quanto tali. Ne deriva una clausola di apertura che, nel tempo, ha consentito alle prassi amministrative e alla giurisprudenza di individuare ipotesi in cui il software, se inserito in un contesto tecnico appropriato, può divenire oggetto legittimo di brevetto per software.

Sul piano internazionale, merita menzione l’Accordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), siglato nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), il quale all’articolo 27 stabilisce il principio della brevettabilità di ogni invenzione in tutti i settori della tecnologia, purché nuova, frutto di un’attività inventiva e atta ad essere applicata industrialmente. Anche in questo contesto, l’interpretazione della nozione di “invenzione” ha un ruolo determinante nel valutare l’ammissibilità del brevetto per software, considerando le differenze terminologiche e sistematiche tra i diversi ordinamenti giuridici.

Infine, va considerato che l’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea e parte della Convenzione sul Brevetto Europeo, si uniforma alla giurisprudenza dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e alle relative linee guida applicative, le quali costituiscono un corpus normativo di riferimento sempre più rilevante nella prassi del deposito e dell’esame delle domande relative a invenzioni basate su programmi informatici.

Brevetto per software e requisiti di brevettabilità: originalità, attività inventiva ed effetto tecnico

L’ottenimento di un brevetto per software presuppone, in via generale, la sussistenza dei requisiti previsti per ogni invenzione brevettabile: la novità, l’attività inventiva e la suscettibilità di applicazione industriale, così come stabilito dall’art. 46 del Codice della Proprietà Industriale e dall’art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Tuttavia, quando l’invenzione riguarda un programma per elaboratore, tali requisiti devono essere valutati alla luce di un elemento ulteriore, di natura tecnico-funzionale, comunemente indicato come “effetto tecnico”. In base alla prassi consolidata dell’EPO, il software può essere oggetto di tutela brevettuale solo se, attraverso la sua esecuzione, produce un effetto tecnico che va oltre la normale interazione tra software e hardware.

L’“effetto tecnico” deve essere concreto, misurabile e collegato al funzionamento di un sistema tecnico: non è sufficiente che il software risolva un problema logico, matematico o gestionale, né che migliori l’efficienza del codice dal punto di vista astratto.

Affinché sia legittimo un brevetto per software, è necessario che l’invenzione generi un vantaggio tecnico, ad esempio nel controllo di un dispositivo fisico, nella gestione ottimizzata delle risorse hardware, nella riduzione del consumo energetico di un sistema o nel miglioramento della sicurezza informatica di una rete. In questo senso, il software non viene protetto come sequenza di istruzioni o come algoritmo astratto, ma in quanto elemento funzionale che coopera con componenti fisici o processi industriali.

La prassi dell’EPO ha riconosciuto la brevettabilità, a titolo esemplificativo, di software per il controllo automatico di un braccio robotico in ambito industriale, di algoritmi per la gestione dinamica del traffico aereo, di programmi destinati a migliorare il funzionamento interno di un microprocessore, o ancora di sistemi per la compressione digitale dei dati in grado di ottimizzare le prestazioni di trasmissione.

Un altro esempio significativo riguarda i software per l’elaborazione delle immagini mediche, qualora contribuiscano al miglioramento diagnostico tramite tecniche automatizzate di analisi visiva o segmentazione. Tali applicazioni, incidendo direttamente su dispositivi, processi o strutture tecniche, soddisfano il requisito dell’effetto tecnico e sono pertanto considerate brevettabili.

La valutazione dell’attività inventiva, in particolare, richiede che il contributo tecnico introdotto dal software non sia ovvio per un tecnico esperto del settore, tenendo conto dello stato della tecnica esistente. La giurisprudenza europea ha chiarito che, nella determinazione dell’attività inventiva, gli elementi non tecnici della rivendicazione – come l’aspetto estetico, l’organizzazione aziendale o le regole di gioco – non possono essere presi in considerazione, salvo che contribuiscano in modo diretto a produrre l’effetto tecnico richiesto.

La distinzione tra invenzione brevettabile e software non tutelabile risiede dunque non nel contenuto astratto del programma, ma nella capacità dell’insieme funzionale di risolvere un problema tecnico attraverso mezzi tecnici.

In conclusione, la possibilità di ottenere un brevetto per software dipende non solo dalla conformità formale ai requisiti generali previsti dalla legge, ma soprattutto dalla capacità dell’invenzione di presentare un contributo tecnico concreto, idoneo a differenziarla da un semplice algoritmo eseguibile su un elaboratore. È su questo terreno che si gioca, in sede di esame, l’effettiva accoglibilità della domanda di brevetto da parte dell’ufficio competente.

Brevetto per software: iter di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La presentazione di una domanda di brevetto per software in Italia avviene presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), secondo le modalità previste dal Codice della Proprietà Industriale e dalla normativa regolamentare di attuazione. La procedura di deposito, pur non differenziandosi formalmente da quella prevista per le altre tipologie di invenzione, richiede una particolare attenzione nella redazione dei documenti tecnici, in considerazione delle peculiarità del software come oggetto di tutela brevettuale.

La domanda può essere presentata mediante il portale dedicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è soggetta al pagamento dei diritti di deposito e delle tasse di mantenimento annuali.

Il fascicolo brevettuale deve contenere, ai sensi dell’art. 148 del Codice, almeno i seguenti elementi: una descrizione dettagliata dell’invenzione, una o più rivendicazioni che definiscano l’oggetto della protezione richiesta, eventuali disegni tecnici, un riassunto e i dati anagrafici del richiedente. Nel caso del brevetto per software, la parte descrittiva assume rilievo decisivo, poiché deve consentire a un tecnico del settore di comprendere in modo completo il funzionamento del programma e il contributo tecnico che esso apporta rispetto allo stato della tecnica.

È pertanto essenziale esplicitare, in modo chiaro e strutturato, le caratteristiche funzionali del software, le modalità con cui esso interagisce con l’hardware o altri elementi fisici, e gli effetti tecnici che ne derivano. Particolare attenzione deve essere riservata anche alla formulazione delle rivendicazioni, le quali devono essere redatte in termini che riflettano correttamente il carattere tecnico dell’invenzione.

Rivendicazioni troppo generiche o astratte rischiano di condurre a un rigetto per mancanza di tecnicità o di chiarezza. È prassi consolidata, nelle domande relative a software, inserire esempi applicativi, schemi logici e riferimenti a dispositivi fisici, al fine di rafforzare l’argomentazione tecnica e conferire concretezza alla descrizione. L’UIBM effettua un esame formale della domanda e trasmette il fascicolo all’Ufficio Europeo dei Brevetti per il rapporto di ricerca, che rappresenta un elemento decisivo per valutare la sussistenza dei requisiti di novità e attività inventiva.

La domanda di brevetto per software depositata in Italia può costituire anche la base per una successiva estensione internazionale, mediante le procedure previste dalla Convenzione di Parigi sul diritto di priorità o dal sistema PCT. A tal fine, il deposito nazionale può essere un utile primo passo strategico, in quanto consente di cristallizzare la data dell’invenzione, tutelando l’inventore nel periodo di valutazione e predisposizione della protezione all’estero. In ogni caso, la redazione della domanda e la corretta impostazione tecnico-giuridica dei documenti elementi fondamentali per l’esito positivo della procedura e per la solidità della tutela conferita.

Protezione internazionale del brevetto per software: EPO e PCT

L’esigenza di ottenere una tutela più ampia e territorialmente estesa del brevetto per software induce molte imprese a ricorrere al deposito europeo o internazionale, sfruttando i meccanismi previsti dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e dal Patent Cooperation Treaty (PCT). Entrambi gli strumenti consentono di razionalizzare il processo di estensione della protezione al di fuori dei confini nazionali, attraverso una procedura unificata che facilita la presentazione e l’esame della domanda in più Stati.

La procedura europea si svolge dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), con sede a Monaco di Baviera, e si articola in tre fasi principali: il deposito della domanda, l’esame formale e tecnico, e la concessione del brevetto europeo. La domanda può essere redatta in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese o tedesco) e deve contenere la descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni, eventuali disegni e il riassunto.

Il sistema del PCT, amministrato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO), consente invece di presentare una domanda internazionale valida in oltre 150 Paesi membri, posticipando la fase nazionale nei singoli Stati. La procedura si compone di una fase internazionale – comprendente la ricerca internazionale e l’eventuale esame preliminare – e di una fase nazionale o regionale, in cui il titolare decide in quali Paesi estendere effettivamente la protezione. Pur non sfociando direttamente nel rilascio di un brevetto unitario, il PCT offre il vantaggio di guadagnare tempo per valutare le opportunità di tutela nei vari ordinamenti giuridici.

La scelta tra deposito nazionale, europeo o internazionale dipende da una pluralità di fattori: l’ampiezza del mercato di riferimento, la strategicità dell’invenzione, il budget disponibile e la probabilità di ottenere una concessione effettiva. In ogni caso, l’estensione territoriale della protezione costituisce un tassello fondamentale nella pianificazione della tutela legale del software, specialmente in ambito industriale e high-tech.

Brevetto per software e diritti di esclusiva del titolare

La concessione di un brevetto per software, in quanto titolo di proprietà industriale avente efficacia costitutiva, attribuisce al titolare una facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto sul territorio dello Stato, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice della Proprietà Industriale. Ai sensi dell’art. 66, comma 1, tale facoltà si concreta in un insieme di diritti esclusivi che investono ogni modalità di sfruttamento tecnico-economico dell’invenzione, sia diretta che indiretta.

In particolare, se l’oggetto del brevetto è costituito da un prodotto, come nel caso di un sistema integrato hardware/software, il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto in questione (art. 66, comma 2, lett. a). Se invece l’invenzione riguarda un procedimento, ad esempio un metodo implementato mediante software per il trattamento automatico di dati o il controllo di un impianto industriale, il diritto esclusivo si estende all’applicazione del procedimento stesso, nonché all’uso, alla commercializzazione, alla vendita o all’importazione dei prodotti direttamente ottenuti tramite il procedimento brevettato (art. 66, comma 2, lett. b).

In aggiunta a tali facoltà, il comma 2-bis estende la tutela al c.d. uso indiretto dell’invenzione, riconoscendo al titolare del brevetto per software il diritto esclusivo di vietare la fornitura o l’offerta di mezzi relativi a un elemento essenziale dell’invenzione, necessari per la sua attuazione nel territorio protetto, qualora tali mezzi siano forniti a soggetti non autorizzati e il terzo fornitore sia consapevole – o avrebbe potuto esserlo con l’ordinaria diligenza – dell’idoneità di tali mezzi ad attuare l’invenzione brevettata. Tale divieto non si applica, ai sensi del comma 2-ter, quando i mezzi sono costituiti da prodotti normalmente in commercio, salvo che il fornitore non induca consapevolmente l’acquirente a porre in essere atti contraffattori.

Nel contesto del brevetto per software, tali diritti si traducono in un potere di controllo particolarmente rilevante nei confronti della distribuzione non autorizzata di applicazioni, dispositivi embedded o architetture digitali che incorporino la soluzione brevettata. Il diritto esclusivo può essere esercitato sia mediante sfruttamento diretto, da parte del titolare, sia mediante licenza d’uso, regolata ai sensi dell’art. 140 c.p.i., eventualmente a titolo oneroso. Inoltre, il brevetto può essere oggetto di trasferimento a terzi, con effetti reali e opponibilità erga omnes a seguito dell’annotazione nei registri dell’UIBM.

Brevetto: durata, licenza e tutela giudiziaria

Il brevetto per software, al pari degli altri brevetti per invenzione industriale, ha una durata massima di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, come previsto dall’art. 60 del Codice della Proprietà Industriale.

Durante il periodo di validità, il brevetto per software può costituire oggetto di licenza contrattuale, esclusiva o non esclusiva, a favore di soggetti terzi interessati allo sfruttamento dell’invenzione. Il contratto di licenza, previsto e disciplinato dall’art. 140 c.p.i., può essere iscritto nei registri dell’UIBM per l’opponibilità a terzi, ma conserva efficacia obbligatoria anche se non trascritto.

La licenza può prevedere una pluralità di clausole personalizzate, concernenti l’ambito territoriale, la durata, le modalità di utilizzo, le royalties o corrispettivi dovuti, nonché obblighi di riservatezza e garanzie di conformità tecnica. Nei settori ad alta intensità tecnologica, la licenza di un brevetto per software rappresenta uno strumento strategico di trasferimento tecnologico, spesso affiancato da accordi di know-how, di cooperazione tecnica o di ricerca congiunta.

Oltre alla licenza, il brevetto può essere ceduto integralmente a titolo oneroso o gratuito, con effetti traslativi reali. Ai sensi dell’art. 138 c.p.i., il trasferimento del brevetto deve risultare da atto scritto, e produce effetti nei confronti dei terzi solo a seguito dell’annotazione nei registri dell’Ufficio. In sede di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), il brevetto per software può rappresentare una componente significativa del valore d’impresa, suscettibile di autonoma valutazione economica. La circolazione del brevetto può dunque generare vantaggi competitivi e opportunità di investimento, anche in funzione della strategia proprietaria adottata.

Nel caso in cui terzi pongano in essere atti di contraffazione, o comunque utilizzino indebitamente l’invenzione oggetto del brevetto, il titolare ha diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, mediante le azioni previste dagli artt. 121 e ss. del Codice della Proprietà Industriale.

Tra i rimedi esperibili vi sono l’azione di accertamento della contraffazione, l’azione inibitoria, il sequestro dei beni contraffatti, la descrizione e, in sede definitiva, la condanna al risarcimento del danno. L’autorità giudiziaria può altresì disporre la pubblicazione della sentenza a spese del soccombente, in quanto strumento riparatorio dell’illecito. In caso di urgenza, è possibile ricorrere a misure cautelari ante causam, ai sensi dell’art. 131 c.p.i., per impedire il protrarsi o l’aggravarsi della violazione.

Diritto dell’innovazione e delle nuove tecnologie: un supporto legale qualificato

Il brevetto per software rappresenta, oggi più che mai, uno strumento centrale nella strategia di protezione dell’innovazione tecnologica, specialmente nei settori ad alta intensità di ricerca e sviluppo.

In ambito manifatturiero, i software incorporati nei sistemi di produzione automatizzati costituiscono un vantaggio competitivo difficilmente replicabile; nel settore sanitario, algoritmi di analisi per immagini diagnostiche, software per la gestione dei dispositivi medici o piattaforme di telemedicina richiedono tutela contro fenomeni di imitazione o utilizzo non autorizzato. Lo stesso vale per l’industria farmaceutica, che sempre più spesso integra soluzioni digitali nei processi di sperimentazione clinica o nella tracciabilità dei prodotti.

Tuttavia, l’evoluzione tecnologica contemporanea solleva interrogativi inediti. In particolare, la crescente diffusione di soluzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning pone nuove sfide alla qualificazione giuridica dell’invenzione brevettabile. I software che apprendono autonomamente dai dati e modificano il proprio comportamento nel tempo possono rendere incerto il perimetro dell’effetto tecnico, la descrizione sufficiente dell’invenzione e la ripetibilità del procedimento, elementi essenziali per l’accoglibilità della domanda.

Alla luce di tale complessità, risulta sempre più necessario un approccio integrato, che combini competenze giuridiche, tecniche e strategiche. Lo Studio Legale D’Agostino, con expertise nel diritto dell’innovazione e delle nuove tecnologie, affianca le imprese nella costruzione di una tutela solida del proprio know-how e nella protezione degli asset software e algoritmici. Siamo a disposizione per un confronto sulle strategie di tutela delle vostre invenzioni.